Lancement de votre entreprise tech: liste de contrôle de propriété intellectuelle pour une entrée en orbite réussie

Ecrit par: Ismaël Coulibaly, Avocat IP / Avocat d’affaires & Agent de Marques, Benoît & Côté

Il s’agit de prévenir les turbulences (internes).

Si une protection adéquate de la propriété intellectuelle est essentielle du point de vue de la concurrence, les meilleures pratiques internes ne doivent pas être négligées par les fondateurs de l’entreprise. Une compréhension inadéquate des enjeux en ce qui concerne la propriété intellectuelle peut mettre en péril votre lancement.

Au stade de la conception, les technologies innovantes développées par les entreprises technologiques sont souvent les atouts les plus précieux et leur futur gagne pain, leur activité tournera en effet autour de cette technologie unique.

Cependant, trop de jeunes entreprises négligent d’emblée la gestion de propriété intellectuelle interne, ce qui est pourtant essentiel pour préparer le lancement. En fait, lorsqu’une valeur de démarrage dépend fortement de sa technologie propriétaire, les rêves peuvent s’éteindre si le contrôle des droits de propriété intellectuelle est perdu.

La devise est: avant de viser les étoiles, assurez-vous de nettoyer votre jardin!

Étape de pré-incorporation

Il n’est pas rare de voir des fondateurs de petites entreprises travailler de manière indépendante sur la construction de leur projet en amont, avant la création de toute entité juridique formelle, transformant les idées initiales en propriété intellectuelle de valeur.

Lors de la constitution, toute propriété intellectuelle qui a été générée à cette date devrait être la propriété de la société nouvellement formée. Par conséquent, l’attribution des droits de propriété intellectuelle des fondateurs à la société est une étape cruciale. Sinon, la propriété intellectuelle restera avec les fondateurs.

Ce faisant, les fondateurs ne devraient pas s’inquiéter de perdre le bénéfice de la valeur attribuée à la propriété intellectuelle sous-jacente, puisque, en tant qu’actionnaires de la société, ils recevront toujours la valeur générée par leurs innovations.

Accord des actionnaires

En établissant un ensemble de règles de base régissant leur relation, l’accord des actionnaires est le fondement des droits et obligations des actionnaires au sein de la société.

Un accord bien rédigé ne devrait laisser aucune place à l’ambiguïté ou aux zones d’ombre, et prévoir toutes les éventualités liées aux droits de propriété intellectuelle pendant la durée de l’accord.

Compte tenu de la valeur stratégique et commerciale de la technologie pour le démarrage, une pratique recommandée est d’avoir un accord mis en place dès le début afin d’atténuer les risques.

Un différend sur la direction du vol? Un membre qui décide de laisser l’équipe? Certaines situations peuvent exposer l’entrprise et avoir un impact négatif sur celle-ci si elles ne sont pas correctement traitées. Perte de contrôle sur la technologie clé, paiement d’une compensation financière pour « se débarrasser » de l’actionnaire tout en conservant la technologie, l’acquisition et l’utilisation de la technologie par les concurrents, risque de poursuites pour contrefaçon potentielles.

Les actionnaires s’engagent à exécuter tous les documents et accords nécessaires pour conférer à la société le droit exclusif, le titre et l’intérêt sur la technologie existante ainsi que sur les innovations futures à développer.

Un pacte d’actionnaires devrait également contenir des clauses prévoyant le rachat automatique des actions en cas de départ, la libération intégrale et définitive de toutes les créances relatives à des droits de propriété intellectuelle, des engagements de ne pas poursuivre et d’intenter une action en contrefaçon.

Accords d’emploi

Certains employés clés seront impliqués dans le développement de la technologie de l’entreprise. Il est donc crucial pour l’entreprise de maintenir des droits exclusifs sur une telle technologie.

En signant un contrat de travail, les employés reconnaissent généralement que la société sera propriétaire des droits sur toute innovation (travail, invention, design) générée dans l’exercice de leurs fonctions. Ceci est crucial si l’employé décide de partir.

La coopération des employés est également essentielle pour garantir une assistance appropriée dans la protection et l’enregistrement de ces droits de propriété intellectuelle. Des politiques internes doivent être mises en place, surveiller et enregistrer le travail lié à la propriété intellectuelle, et obliger les employés à mettre à disposition des données, notes, codes, prototypes, dessins, etc., notamment pour soutenir les procédures de brevetage.

Confidentialité

Les conventions d’actionnaires et les contrats de travail doivent inclure des clauses de confidentialité appropriées empêchant la diffusion d’informations sensibles. Au-delà du risque de voir des informations confidentielles tomber entre les mains de concurrents, la divulgation pourrait également avoir un énorme impact.

Compte tenu du processus coûteux et fastidieux de développement d’une technologie précieuse, il est crucial de s’assurer que les informations confidentielles ne seront utilisées que pour le bénéfice exclusif de la société.

Il est également important que ces obligations de confidentialité restent pleinement en vigueur pendant un certain nombre d’années après la cessation de l’emploi, la convention d’actionnaires ou après le départ d’un actionnaire.

Violation substantielle

Les obligations de confidentialité et de non-divulgation doivent être accompagnées de sanctions exécutoires en cas de violation substantielle. Les conséquences doivent être clairement traitées dès le départ, incluant généralement le paiement de dommages-intérêts (une pénalité forfaitaire fixée à l’avance), une indemnité supplémentaire pour tout dommage excessif, ainsi que le droit de racheter les actions de l’actionnaire défaillant (rachat d’actions par société).

La propriété «propre» de la propriété intellectuelle est essentielle lorsqu’il s’agit de lever des capitaux

En plus de maximiser le bon fonctionnement de votre entreprise, la propriété intellectuelle «propre» est la façon d’attirer les investisseurs et de connaître un succès fulgurant.

Du point de vue de la maximisation des rendements et de la minimisation des risques, les investisseurs avertis et les sociétés de capital-risque évalueront leurs opportunités d’investissement – la propriété intellectuelle étant au cœur de la valeur commerciale des entreprises technologiques.

Une diligence raisonnable sera menée pour s’assurer que tout est en ordre et que le démarrage possède toute la propriété intellectuelle clé.

Alors, prêt à décoller?